A cura dell’Avv. Alessio Molinarolli –
Perché la firma di un NDA non crea automaticamente un segreto commerciale
Innumerevoli volte viene richiesta al nostro studio la predisposizione di un NDA (Non Disclosure Agreement) in vista di nuove trattative. L’idea è chiara: proteggere il proprio know-how, considerando che la prestazione del servizio in qualche modo potrebbe rivelare informazioni preziose ma anche che, nello scenario peggiore, che il contratto non si perfezioni, pur dopo aver affrontato trattative anche lunghe nel corso delle quali, volenti o nolenti, qualcosa si è pur dovuto raccontare alla controparte. L’idea è naturalmente corretta, quello che è errato è il presupposto di partenza, cioè pensare che, una volta sottoscritto l’accordo di riservatezza, il know-how aziendale sia finalmente al sicuro.
In linea generale questa conclusione è errata. Senza se e senza ma.
Incominciamo col dire che l’NDA è uno strumento utile — spesso anche necessario — ma non è sufficiente da solo a trasformare una semplice informazione interna, priva di particolare valore, in un segreto commerciale protetto dalla legge, cioè in know-how vero e proprio.
Cerchiamo allora di chiarire come stanno le cose e offrire qualche spunto utile.
I tre requisiti dell’articolo 98 CPI: segretezza, valore economico, misure adeguate
I requisiti della protezione sono stabiliti dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale. Sono tre e devono sussistere tutti, congiuntamente. Se anche uno solo manca, la protezione non opera.
Il primo requisito è la segretezza effettiva delle informazioni. Non basta che l’impresa consideri l’informazione importante. Deve trattarsi di qualcosa che, nel suo insieme o nella sua specifica combinazione, non sia generalmente noto né facilmente accessibile agli operatori del settore. Se un concorrente può ricavare quella soluzione con normali competenze tecniche o se gli elementi essenziali sono già diffusi nel mercato, la tutela si indebolisce in modo significativo.
Il secondo requisito è il valore economico legato alla riservatezza. L’informazione deve garantire un vantaggio competitivo all’impresa proprio perché non è nota. Se venisse divulgata, l’impresa perderebbe qualcosa di reale e misurabile. Rientrano in questa categoria formule, processi produttivi, listini non pubblici, strategie commerciali, banche dati clienti strutturate, workflow interni, istruzioni tecniche sviluppate con l’esperienza. Tutto ciò che, guarda caso, è il frutto normalmente di investimenti (anche solo in termini di tempo e sforzo organizzativo).
Il terzo requisito — quello che viene normalmente trascurato e sul quale, purtroppo, si perdono le cause — è dato dalle misure ragionevolmente adeguate a mantenere segreta l’informazione. La legge non intende proteggere bene ciò che l’impresa di fatto non si è impegnata a proteggere seriamente. Perché dovrebbe? Ora, non è richiesto un sistema perfetto o assoluto, ma quella che si potrebbe definire una coerenza organizzativa. Se, ad esempio, i documenti (che si pretendono) riservati circolano liberamente, se tutti accedono a tutto, se non ci sono regole interne chiare, sarà molto difficile sostenere in giudizio che quelle informazioni erano davvero custodite come un segreto.
Per chi vuole approfondire ne abbiamo parlato più in dettaglio nell’articolo Know-how: che cos’è e perché è importante per l’impresa e in Come valorizzare il know-how aziendale
Misure fisiche e misure giuridiche: perché entrambe contano
Semplificando al massimo, le misure di protezione si distinguono tra fisiche e giuridiche.
Le misure giuridiche comprendono, ad esempio, gli accordi di riservatezza, gli NDA.
Le misure fisiche riguardano l’organizzazione (materiale e digitale): accessi selettivi ai file, credenziali differenziate, archivi condivisi non indiscriminati, tracciabilità delle copie, classificazione dei materiali riservati.
Alla base vi è una logica di sistema: in qualche modo la segretezza giuridica è credibile se è accompagnata da segretezza organizzativa. L’impresa, quindi, deve documentare non solo di aver fatto firmare un accordo, ma anche di aver costruito un ambiente coerente con quella scelta.
Il regolamento aziendale sugli strumenti informatici come presidio concreto
Il discorso rischia però di rimanere astratto, se non si cerca di considerare come avviene oggi un tipico caso di sottrazione di know-how. Ebbene, in concreto, avviene attraverso strumenti come piattaforme cloud, email personali, applicativi di intelligenza artificiale. Accedere alla propria email personale dall’ufficio e trasmettere file all’esterno, caricare file su drive personali o condivisi con altre persone, collegare un device esterno per caricare file. La sottrazione avviene attraverso strumenti informatici.
Un regolamento aziendale sull’uso degli strumenti informatici non è quindi un adempimento burocratico, ma può rappresentare una soluzione efficace, perché, oltre a stabilire delle regole (quindi misure di protezione di carattere giuridico), costringe al tempo stesso a pensare al funzionamento degli strumenti e a stabilire processi e schemi organizzativi.
Questo tipo di regolamentazione ha quindi un doppio valore probatorio: riduce il rischio di dispersione del know-how e rafforza la posizione dell’impresa in caso di contenzioso, dimostrando che la riservatezza era organizzata, non solo dichiarata.
Cosa può accadere sul piano sanzionatorio
Sul piano civile, l’articolo 99 del Codice della Proprietà Industriale consente al legittimo detentore di vietare ai terzi l’acquisizione, l’uso e la divulgazione abusiva dei segreti commerciali.
Sul piano penale, l’articolo 623 del Codice penale punisce con la reclusione fino a due anni chi rivela o impiega illecitamente segreti commerciali, con aumento di pena se il fatto è commesso tramite strumenti informatici. Anche qui, però, la tutela presuppone che i requisiti dell’articolo 98 siano integrati.
Il segreto commerciale non nasce con una firma. Nasce con un sistema. Solo quando si inserisce in un’organizzazione coerente e documentabile, l’impresa può sostenere in giudizio che quelle informazioni erano davvero segrete, economicamente rilevanti e protette come pretende la legge.
Verificare se le misure interne in uso siano coerenti con i requisiti dell’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale non richiede di essere già in difficoltà. Spesso un confronto preventivo è sufficiente per capire cosa manca e come strutturarlo.
